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XIII. Notwendige beschreibende Angaben in der Domain – §§ 23, 24 MarkenG als domainrechtliche Schutzschranken?

RA und Fachanwalt IT-Recht Dr. Jens Bücking, Stuttgart

Gemäß § 23 MarkenG kann der Inhaber eines geschützten Kennzeichens Dritten nicht untersagen,
– ihren eigenen Namen oder ihre Anschrift,
– eine mit dem geschützten Zeichen identische oder diesem ähnliche beschreibende Angabe
– oder das Kennzeichen selbst als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware
zu benutzen, soweit diese Benutzung „im Einklang mit den guten Sitten“, also in lauterer Weise erfolgt.

Die domainrechtliche Judikatur wendet die Erlaubnisschranke des § 23 MarkenG freilich äußerst zurückhaltend an. Oft handelt es sich um bekannte oder gar berühmte Zeichen, denen der Inhaber einen vermeintlich beschreibenden Zusatz anfügt. Jedoch darf der Domaininhaber in diesen Fällen natürlich nicht selbst unter dem betreffenden Zeichen am Rechtsverkehr teilnehmen. Er müsste, wenn es beispielsweise um die Verwendung einer berühmten Marke mit einem weiteren, zur Abgrenzung geeigneten beschreibenden Zusatz geht, sowohl lokalisierende als auch auf das Fehlen einer vertraglichen Dauerbindung hinweisende Annexe in seinem Domainnamen verwenden, durch die eine Irreführung der angesprochenen Kreise ausgeschlossen wird.

Am Merkmal der „beschreibenden Angabe“ wird es in den genannten Fällen zumeist fehlen, wenn ein geschütztes Zeichen in unternehmens- oder produktidentifizierender Weise bereits im Domainnamen selbst verwendet wird, ohne dass dies zur Beschreibung des hierunter abrufbaren Angebots und im Rahmen dieser Zweckbindung notwendig wäre. Maßgeblich ist der konkrete Domainname und die hierunter abzurufenden Inhalte.

Die Verwendung der Marke in dem Domainnamen selbst wird als Hinweis auf die angebotenen Waren jedoch oft nicht notwendig sein, hierfür genügt in der Regel die Verwendung auf der Website. Eine Notwendigkeit in der angegriffenen Form – Verwendung in der Domain selbst – wäre indes zu bejahen, wenn die Benutzung praktisch das einzige vernünftige Mittel dafür darstelle, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über diese Bestimmung zu liefern. Eine zulässige Verwendung einer Marke in einer Domain liegt demgegenüber oft vor, wenn sowohl durch lokalisierende als auch auf das Fehlen einer Dauerverbindung hinweisende Zusätze eine Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise – und zwar im Domainnamen selber – vermieden wird.

Auch die durch das Inverkehrbringen eingetretene sog. “Erschöpfung” nach § 24 Abs. 1 MarkenG greift meist wegen § 24 Abs. 2 MarkenG nicht ein, da durch die Verwendung der Marke in der Domain der unzutreffende Eindruck einer vertraglichen Beziehung zwischen Markeninhaber und Drittanbieter hervorgerufen wird. Der Erschöpfungsgrundsatz findet keine Anwendung, wenn das verwechslungsfähige Zeichen in der Werbung in einer Weise benutzt wird, die z. B. den Eindruck erwecken könnte, dass es sich um die Internetseiten der Markeninhaberin selbst oder aber um die eines autorisierten Vertriebshändlers handele, also eine Handelsbeziehung zwischen dem Markeninhaber und dem Verwender des Zeichens in der Form bestehe, dass der Zeichenverwender dem Vertriebsnetz angehört. Hier wäre anzuraten, durch Aufnahme seines Namens und eines weiteren Zusatzes (z. B. Tuning „von“ XY-Fahrzeugen) deutlich zu machen, dass der Domaininhaber, nicht die Markeninhaberin oder ein von ihr hierzu ermächtigtes Unternehmen Anbieter der fraglichen Leistungen ist.

Teilweise gelangt die Judikatur freilich gar nicht erst zum Kriterium der Notwendigkeit sondern lässt die Lauterkeit der Nutzung bereits an der positiven Feststellung eines kennzeichenmäßigen Gebrauchs scheitern: Nach Ansicht einger Obergerichte ist die Schrankenbestimmung des § 23 MarkenG bereits dann nicht mehr anwendbar, wenn die in Rede stehende Domain in kennzeichnender Weise gebraucht wird. Steht also der Hinweis auf ein Unternehmen und nicht etwa die Beschreibung des Produkts oder der Dienstleistung im Vordergrund, scheidet hiernach § 23 MarkenG von vornherein aus.

Dies gilt jedoch nicht für Namen im Sinne von § 23 Nr. 1 MarkenG, da diese zwangsläufig kennzeichnend, nämlich als Hinweis auf den Namensträger benutzt werden. § 23 Nr. 1 MarkenG betrifft nach überwiegender Meinung nur den Familiennamen, nicht die Firma, auch wenn sich diese von einem bürgerlichen Namen ableitet. § 23 Nr. 1 MarkenG gestattet die lautere Nutzung des eigenen Namens und schließt ihn insoweit selbst gegen einen ansonsten gerechtfertigten Anspruch aus dem Unternehmenskennzeichenschutz des § 15 MarkenG aus. Der Domainname selbst fällt jedoch nach herrschender Meinung nicht unter § 23 Nr. 1 MarkenG als „eigene Anschrift“.

Eine unlautere, nicht notwendige Nutzung liegt schlußendlich auch dann nicht mehr vor, wenn die durch die Domain vermittelte Bezugnahme nicht als Hinweis auf die Marke verstanden wird sondern es um das Gegenteil geht, nämlich um eine Bezugnahme ausschließlich zu dem Zweck, über die Merkmale der Ware zu informieren, die dem potenziellen Kunden, der die Merkmale der betreffenden Marke kennt, zum Kauf angeboten wird. Dies entspricht dem anerkannten Erfahrungssatz, dass auch eine nach Art einer Marke verwendete Bezeichnung, die entweder eine reine Gattungsbezeichnung darstellt oder jedenfalls nach allgemeinem Sprachverständnis beschreibenden Charakter hat, vom Verkehr in der Regel nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Herstellerhinweis verstanden wird.

Zudem gilt, dass es in bestimmten Fällen praktisch unmöglich ist, seine Kunden auf eine Spezialisierung hinzuweisen, ohne eine bestimmte Marke zu benutzen.